Regolamento per la gestione e valorizzazione della Proprietà Industriale sui risultati della ricerca

Emanato con D.R. n. 445 del 06.05.2022

PARTE I. NORME GENERALI

Art. 1. Definizioni

  1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
  • per “Personale”: coloro che hanno un rapporto con l’Università e che pertanto appartengono alla comunità universitaria come definita dall’articolo 3 dello Statuto di autonomia dell’Università;
  • per “Personale Dipendente”: i lavoratori subordinati di ogni genere dell’Università, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato;
  • per “Personale Non Dipendente”: coloro che hanno un rapporto con l’Università senza vincolo di subordinazione quali dottorandi, specializzandi, assegnisti di ricerca, borsisti, tirocinanti, contrattisti, studenti;
  • per “Università”: l’Università degli studi di Udine;
  • per “Inventore” o, al plurale, “Inventori”: l’autore o gli autori dell’invenzione oggetto di Diritti di Proprietà Industriale e di Know-how;
  • per “Ufficio”: l’unità organizzativa interna all’Università competente per la protezione e valorizzazione della proprietà industriale (brevetti, privative vegetali e marchi) derivante dall’attività di ricerca condotta dall’Ateneo;
  • per “Ricerca Libera”: l’attività di ricerca, finanziata dall’Università di Udine, non rientrante nella Ricerca Finanziata o nella Ricerca Commissionata;
  • per “Ricerca Finanziata”: l’attività di ricerca svolta in collaborazione con soggetti esterni all’Università o nell’ambito dei progetti ricerca o soggetta a finanziamento pubblico;
  • per “Ricerca Commissionata”: l’attività di ricerca a favore di committenti pubblici o privati;
  • per “CPI”: Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “Codice della Proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 “;
  • per “Diritti di Proprietà Industriale”: i marchi e gli altri segni distintivi, le indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, i disegni e i modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, i segreti commerciali e le nuove varietà vegetali;
  • per “Know-how”: il patrimonio conoscitivo dell’Università composto dall’insieme delle competenze ed esperienze di carattere tecnico, commerciale, organizzativo e procedurale maturate ed acquisite nell'esercizio della propria attività istituzionale, dotate di valore economico.

Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento stabilisce la disciplina relativa alla generazione, acquisizione, gestione e valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale come definiti all’art. 1, derivante dall’attività svolta dal Personale dell’Università.
  2. Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra l’Università e gli Inventori anche in applicazione delle previsioni dell’art. 65 CPI.
  3. Sono oggetto del presente Regolamento altresì le nuove varietà vegetali e il Know-how, ancorché non protetti dai Diritti di Proprietà Industriale.

Art. 3. Diritti morali degli Inventori

  1. Il diritto a essere riconosciuto inventore spetta sempre e inderogabilmente a coloro che hanno contribuito con il proprio apporto inventivo alla creazione dell’oggetto del Diritto di Proprietà Industriale e del Know-how, a prescindere dalla titolarità del relativo diritto di sfruttamento economico.

 

Art. 4. Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Libera

  1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati della Ricerca spetta agli Inventori quando detti risultati siano stati conseguiti nell’ambito di attività di Ricerca Libera. Qualora gli Inventori appartengano al Personale Non Dipendente, la titolarità delle relative quote spetta all’Università.
  2. Secondo quanto previsto dall’art. 65 comma 1 CPI, l’Inventore comunica per iscritto all’Università di aver avviato le pratiche per la protezione dei Risultati della Ricerca mediante Diritti di Proprietà Industriale. La comunicazione dovrà contenere una dichiarazione che conferma che i risultati sono stati conseguiti nell’ambito dell’attività di Ricerca Libera. Dovrà inoltre fornire tutti gli elementi utili per l’identificazione dei titoli richiesti o registrati.
  3. In applicazione di quanto previsto all’art. 65 comma 2 e comma 3 CPI, la quota dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale di Diritti di Proprietà Industriale di cui al comma 2 del presente articolo, dovuta all’Università, è determinata nella misura del 50%.
  4. Nel caso in cui l’Inventore non sia interessato al conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale a proprio nome, ha facoltà di offrire la cessione all’Università della titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale, comunicando i risultati in questione, secondo quanto previsto all’art. 10. In caso di accettazione da parte dell’Università, qualora sia stata già avviata la procedura per il riconoscimento dei titoli di Diritti di Proprietà Industriale, l’Inventore non avrà diritto al rimborso delle spese già sostenute.
  5. L’Università decide discrezionalmente in merito all’eventuale acquisizione della titolarità offerta dall’Inventore. Nel caso in cui la sua offerta non sia accettata dall’Università, l’Inventore è liberato dagli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo. Nel caso in cui la proposta sia accettata si applicano tutte le previsioni del presente Regolamento relative ai Diritti di Proprietà Industriale di titolarità dell’Università.

Art. 5. Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Finanziata

  1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui Risultati della Ricerca spetta all’Università quando detti risultati siano stati conseguiti nell’ambito di attività di Ricerca Finanziata.
  2. Nel caso la Ricerca Finanziata sia stata svolta in collaborazione con altri soggetti, eventuali situazioni di contitolarità, derivanti dagli accordi tra le parti o dal fatto che i risultati siano stati conseguiti da Inventori afferenti a parti diverse, dovranno essere disciplinati da apposito accordo finalizzato alla gestione del rapporto di contitolarità. Tale accordo dovrà assicurare all’Università i necessari poteri gestori nel caso in cui all’Università spetti la quota maggioritaria di contitolarità, salve eventuali deroghe autorizzate dalla Commissione di cui all’art. 9 del presente Regolamento.
  3. Ai fini del comma precedente, la quota di titolarità spettante all’Università, se non preliminarmente disciplinata dagli accordi tra le parti, si determina di norma con riferimento all’apporto inventivo degli Inventori appartenenti al Personale dell’Università.
  4. La disciplina relativa ai Diritti di Proprietà Industriale nei contratti di Ricerca Finanziata dovrà garantire all’Università il diritto di utilizzare i risultati oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale per scopi di studio, ricerca, didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla presentazione delle domande di privativa.

Art. 6. Titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Commissionata

  1. La titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sui risultati della Ricerca Commissionata è determinata dalla libera negoziazione delle parti.
  2. Nel caso in cui la titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale sia originariamente attribuita al committente o la loro cessione dall’Università al committente sia già stabilita nel contratto, il corrispettivo previsto per tale titolarità o cessione è trattato e ripartito secondo quanto previsto dal Regolamento per le prestazioni a favore di terzi. Nel caso in cui la titolarità, in tutto o in parte, sia attribuita, originariamente o successivamente, all’Università, si applica la disciplina del presente Regolamento.
  3. La disciplina relativa ai Diritti di Proprietà Industriale nei contratti di Ricerca Commissionata dovrà garantire all’Università il diritto di utilizzare i risultati oggetto dei Diritti di Proprietà Industriale per scopi di studio, ricerca e didattica e per la loro pubblicazione, fatti salvi in ogni caso i tempi necessari alla presentazione delle domande di privativa.

Art. 7. Tutela della natura riservata delle informazioni

  1. Gli Inventori e tutto il Personale sono tenuti a garantire la riservatezza di tutte le informazioni sui Risultati della Ricerca facenti parte del Know-how e su tutti i contenuti la cui divulgazione possa compromettere il conseguimento e la valorizzazione di Diritti di Proprietà Industriale.
  2. In tutte le occasioni di contatto con soggetti esterni all’Università, anche anteriori all’avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di Know-how e di ogni altra conoscenza non ancora pubblicata o divulgata, è fatto obbligo al Personale di utilizzare appropriati accordi di confidenzialità.

Art. 8. Invenzioni occasionali dei dipendenti e invenzioni degli studenti

  1. I Risultati della Ricerca ottenuti dal Personale Dipendente che non rientrano nelle tipologie trattate negli articoli 4, 5 e 6 del presente Regolamento e rientranti in uno dei campi di attività dell’Università, sono soggetti alla disciplina dell’art. 64 comma 3 CPI.
  2. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione riconosciuto all’Università, così come per ogni altro aspetto rilevante, l’Inventore è tenuto a comunicare all’Università, con le modalità di cui al successivo art. 10, il conseguimento del risultato oggetto di possibile tutela con Diritti di Proprietà Industriale.
  3. Per i risultati conseguiti al di fuori del loro coinvolgimento in attività promosse dall’Università, gli studenti hanno facoltà di offrire all’Università la titolarità dei relativi Diritti di Proprietà Industriale secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 4 del presente Regolamento. Nel caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Università e di generazione di utili dell’Invenzione, si applicano le medesime regole di riparto di cui al successivo art. 17.

Art. 9. Commissione e struttura competente

  1. L’Università, in forza della propria autonomia organizzativa, individua l’Ufficio come definito all’art. 1.
  2. È istituita una Commissione per la Proprietà Industriale (di seguito Commissione) con funzioni di indirizzo per le attività dell’Ufficio e di supporto alle decisioni dell’Università in materia di proprietà industriale. La Commissione è chiamata a decidere in merito all’accettazione delle offerte di acquisizione della titolarità dei Diritti di Proprietà Industriale da parte del Personale, sull’avvio delle procedure per il conseguimento dei titoli e sull’abbandono dei titoli. La Commissione infine è chiamata a esprimere il proprio parere sugli elementi fondamentali dei contratti di valorizzazione negoziati dall’Ufficio con i soggetti interessati. Il Rettore ha facoltà di attribuire alla Commissione ulteriori competenze.
  3. La Commissione può riunirsi e deliberare anche attraverso modalità telematiche, quali la teleconferenza.
  4. In casi di urgenza che possano compromettere gli interessi dell’Università, nell’impossibilità di riunire o consultare la Commissione, il Presidente può adottare le decisioni di competenza della Commissione. Tali decisioni saranno ratificate dalla Commissione nella prima seduta utile.
  5. La Commissione è nominata dal Rettore ed è composta da un numero di membri compresi da 3 a 5, incluso il Presidente. Il Presidente è il Rettore o un suo delegato. Un componente deve essere individuato tra il personale tecnico-amministrativo. La Commissione è inoltre integrata dal responsabile dell’Ufficio con la funzione di segretario verbalizzante e senza diritto di voto.
  6. La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile. Il Presidente ha la facoltà di convocare esperti, senza diritto di voto, per supportare la Commissione in relazione a materie particolarmente complesse o molto specialistiche. Gli esperti andranno individuati preferibilmente tra il Personale.

 

PARTE II. GENERAZIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Art. 10. Comunicazione dei Risultati della Ricerca suscettibili di protezione

  1. Il Personale che ritenga di aver conseguito Risultati della Ricerca suscettibili di protezione mediante il ricorso a Diritti di Proprietà Industriale, è tenuto a darne comunicazione all’Università, con le modalità indicate dall’Ufficio, affinché detti risultati possano essere valutati per decidere in merito alla protezione.
  2. La comunicazione deve essere tempestiva e completa di tutte le informazioni richieste. Il Personale interessato deve inoltre garantire la riservatezza delle informazioni sui Risultati della Ricerca al fine di non pregiudicare la possibilità di ottenere i Diritti di Proprietà Industriale del caso.
  3. Se gli Inventori sono più di uno ed esistono accordi tra essi in merito alle quote di ripartizione dei diritti patrimoniali, questi devono essere comunicati all’Università, che ne terrà conto ai fini del riparto di cui all’art. 17. In mancanza di accordo tra gli Inventori, o di comunicazioni in tal senso, le quote si intendono equamente ripartite.
  4. Il presente articolo si applica anche alle fattispecie di cui all’art. 8.

Art. 11. Procedimento di approvazione delle proposte di tutela dei Risultati della Ricerca

  1. Al ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 10, l’Ufficio, eventualmente anche con il supporto di specialisti esterni, avvia l’attività di valutazione volta a verificare l’opportunità della protezione e la sussistenza dei requisiti per il conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale.
  2. Il parere in merito alla protezione dei Risultati della Ricerca dovrà essere formulato dalla Commissione di cui all’art. 9, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In casi di particolare complessità, detto termine può essere prorogato.
  3. Nel caso in cui la Commissione ritenga di non procedere alla protezione dei Risultati della Ricerca, il relativo diritto spetterà in via esclusiva agli Inventori, fatti salvi gli eventuali diritti di committenti e finanziatori. In ogni caso, nel rispetto delle esigenze di riservatezza a garanzia dei diritti di altri parti, all’Università spetterà il diritto di utilizzo delle conoscenze connesse ai Risultati della Ricerca per finalità di ricerca scientifica, nonché per finalità di didattica e divulgazione.

Art. 12. Obblighi degli Inventori

  1. Gli Inventori sono tenuti a fornire tempestivamente tutte le informazioni utili alla decisione circa la protezione e successivamente a collaborare con l’Ufficio, nonché con i professionisti incaricati, per lo svolgimento delle attività necessarie in tutte le fasi dei procedimenti amministrativi e tecnici richiesti per il conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale e nelle successive fasi di valorizzazione dei titoli.
  2. Gli Inventori sono tenuti a fare tutto quanto necessario per tutelare la confidenzialità sui Risultati della Ricerca nei limiti in cui ciò sia richiesto ai fini del conseguimento dei Diritti di Proprietà Industriale.

Art. 13. Istruttoria e avvio delle procedure di protezione

  1. La Commissione esprime il proprio parere circa la protezione del risultato in esame e fornisce all’Ufficio un indirizzo circa la strategia di protezione e di valorizzazione.
  2. L’Ufficio procede istruendo e gestendo tutte le attività amministrative e tecniche richieste in accordo con l’indirizzo della Commissione.
  3. La documentazione necessaria alla richiesta e all’ottenimento di Titoli di Proprietà Industriale sarà sottoscritta dal Direttore Generale, salva sua possibilità di delega.

 

PARTE III. GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Art. 14. Estensioni e nazionalizzazioni

  1. La decisione di estensione all’estero e di nazionalizzazione di Diritti di Proprietà Industriale, fatti salvi gli accordi e gli impegni con contitolari, finanziatori e licenziatari, è adottata in attuazione dell’indirizzo formulato dalla Commissione, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli Inventori e delle prospettive di valorizzazione economica emerse fino al momento della decisione.
  2. Nel caso in cui si decida di non procedere con l’estensione o la nazionalizzazione di un titolo in uno o più paesi si applica l’art. 15, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 15. Mantenimento dei titoli di Proprietà Industriale dell’Università

  1. L’Ufficio monitora costantemente il portafoglio dei titoli, che non siano già oggetto di contratti di sfruttamento, valutando la sussistenza di opportunità di valorizzazione che ne giustifichino il mantenimento ovvero le circostanze che ne suggeriscano l’abbandono. La decisione di abbandono, che può riferirsi all’intera famiglia o a singoli titoli, è assunta dal Direttore Generale, previo parere della Commissione.
  2. Nel caso si decida di abbandonare i titoli o di non procedere con estensioni e nazionalizzazioni, verranno informati gli Inventori interessati in tempo utile per poter subentrare nella titolarità dei relativi Diritti di Proprietà Industriale, previo accollo delle spese per il trasferimento della titolarità e delle spese future di mantenimento, estensione o nazionalizzazione.

 

PARTE IV. VALORIZZAZIONE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE

Art. 16. Obbligo e modalità di valorizzazione

  1. L’Ufficio, eventualmente con il supporto di soggetti esterni, si attiva ai fini della valorizzazione dei Diritti di proprietà Industriale, assicurando che ciò avvenga nel rispetto delle finalità e degli interessi dell’Università.
  2. Previo parere della Commissione, i contratti di cessione saranno approvati dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Rettore. Previo parere della Commissione, i contratti di comunione o contitolarità, opzione, licenza saranno approvati e sottoscritti da Direttore Generale.

Art. 17. Riparto proventi

  1. Ove l’Università consegua proventi economici dallo sfruttamento dei propri titoli di Proprietà Industriale, essi saranno ripartiti secondo le seguenti modalità:
    a) al corrispettivo lordo ottenuto, andranno sottratti i costi sostenuti fino a quel momento per il conseguimento e mantenimento dei Diritti di Proprietà Industriale;
    b)alla somma residua andrà sottratto un importo pari al 10% a titolo di contributo ai costi di gestione e valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale;
    c)la somma residua così ottenuta sarà oggetto di riparto tra gli Inventori, il dipartimento o i dipartimenti di afferenza degli Inventori e l’Università secondo le seguenti quote:

-          per importi cumulati nel corso del tempo fino a 20.000 euro: 70% agli Inventori, 15% all’ Università, 15% al dipartimento di afferenza;

-          per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 20.000 e fino a 200.000 euro: 50% agli Inventori, 25% all’ Università, 25% al dipartimento di afferenza;

-          per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 200.000 e fino a 500.000 euro: 40% agli Inventori, 25% all’ Università, 35% al dipartimento di afferenza;

-          per importi cumulati nel corso del tempo in misura superiore a 500.000 euro: 20% agli Inventori, 30% all’ Università, 50% al dipartimento di afferenza.

 

  1. I dipartimenti saranno liberi di determinare la destinazione della quota loro spettante.
  2. Nel caso siano coinvolti più dipartimenti, la quota ad essi spettante sarà determinata in ragione delle quote di partecipazione all’invenzione degli inventori afferenti.
  3. L’Inventore può decidere di non percepire il corrispettivo a lui spettante; in tal caso dovrà comunicare la sua decisione all’Università. In tale comunicazione, l’Inventore dovrà necessariamente indicare se la quota di propria spettanza sarà da destinarsi in favore degli altri Inventori e/o dell’amministrazione e/o del dipartimento di afferenza.

 

PARTE V. NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

  1. Le procedure relative ai Diritti di proprietà industriale che risultino in corso al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento, rimarranno assoggettate al precedente Regolamento in materia di brevetti, emanato con D.R. n. 850 del 14.11.2007.
  2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dello Statuto dell’Università e di eventuali ulteriori regolamenti interni, in quanto applicabili.

Art. 19. Emanazione ed entrata in vigore

  1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.