Regolamento in materia di brevetti

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in armonia con il Codice della Proprietà Industriale approvato con D.Lgs. 30 del 10/02/2005, le procedure interne relative alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, alle varietà vegetali e a ogni altra idea di soluzione suscettibile di formare oggetto di privativa industriale (qui di seguito, cumulativamente brevetto).
2. All'avvio di qualsiasi collaborazione di ricerca, è onere del personale docente e ricercatore dell'Università che vi partecipi disciplinare con i terzi finanziatori o collaboratori la titolarità della proprietà dei risultati delle attività.

Art. 2 - Tipologie di invenzioni

1. Gli obblighi ed i diritti derivanti dal conseguimento di un’invenzione dipendono dal tipo di rapporto intrattenuto dall’inventore con l'Università. Il presente Regolamento detta disposizioni in relazione alle invenzioni:

Art. 3 - Invenzioni in collaborazione con dipendenti di altre istituzioni

1. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di dipendenti di altre istituzioni o imprese, italiane o straniere, è fatto obbligo agli inventori di darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. Qualora si conseguano invenzioni con la partecipazione di ricercatori dipendenti da altre Università o da una pubblica amministrazione avente tra i propri scopi istituzionali finalità di ricerca, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano solo nel caso in cui i ricercatori dichiarino di rinunciare alla titolarità dei risultati conseguiti a favore dell'Ente di appartenenza.
3. Nel caso in cui gli inventori ne mantengano la titolarità, si applicheranno agli stessi le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente, ovvero si potrà procedere con un deposito in contitolarità.

Art. 4 - Commissione Tecnica Brevetti

1. È istituita con Decreto Rettorale la Commissione Tecnica Brevetti (di seguito Commissione) formata da una componente fissa, eventualmente integrata, su indicazione del Presidente, al fine di un esame più approfondito dal punto di vista tecnico delle istanze di brevettazione, da una componente variabile.
2. La componente fissa è formata:

3. La componente variabile è costituita al massimo da tre membri, provenienti dal mondo accademico o industriale, dotati di specifica esperienza nel settore di riferimento del brevetto richiesto, nonché da esperti in materia di trasferimento tecnologico.
4. La Commissione Tecnica Brevetti delibera in merito:

5. Le deliberazioni inerenti al deposito di nuove domande di brevetti devono essere assunte della Commissione a maggioranza dei presenti, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di brevettazione ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro dieci giorni. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nel caso in cui non sia possibile procedere con la convocazione della Commissione entro i termini di cui al precedente comma, o quelli imposti dalle procedure ufficiali, l'ufficio competente, sentito il Presidente, può procedere alla spesa, dandone comunicazione alla Commissione nella prima seduta utile.
7. In caso di valutazione positiva della richiesta di brevettazione da parte della Commissione, verrà restituita all'inventore copia del contratto di cui all'articolo 11, sottoscritto per accettazione dal Rettore.
8. In caso di valutazione negativa della richiesta di brevettazione, la Commissione ne darà comunicazione scritta all’inventore, il quale sarà liberato dall’onere di riconoscere all’Ateneo parte dei proventi derivanti dallo sfruttamento dell’invenzione, di cui all’art. 9.

Art. 5 - Onere della riservatezza

1. I dipendenti dell’Università devono agire nel rispetto degli art. 98 e 99 del Codice della proprietà intellettuale. In particolare, i dipendenti che a vario titolo vengono a conoscenza di un’invenzione o del know-how, o anche solo di una sua parte, sono obbligati ad osservare la massima segretezza in merito, non potendola divulgare in nessun modo a terzi, neppure parzialmente.
2. I componenti esterni della Commissione sono tenuti a sottoscrivere un preventivo impegno di segretezza.

Art. 6 - Firma degli atti di sfruttamento delle invenzioni

1. I contratti di licenza e quelli di cessione del brevetto o del diritto di brevettare sono firmati esclusivamente dal Rettore, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Azioni giudiziarie

1. L'Università può promuovere ogni azione, anche legale sia attiva che passiva a tutela del brevetto, a meno che tale obbligo non sia posto a carico del licenziatario e questi vi ottemperi.
2. In caso di controversie tra l'inventore e l'Amministrazione, ogni decisione è demandata ad un collegio arbitrale composto ai sensi dell’art. 64 del Codice della proprietà industriale.

Titolo II
Invenzioni conseguite dal dipendente-inventore

Art. 8 – Titolarità del diritto al deposito della domanda di brevetto

1. Il dipendente docente o ricercatore è riconosciuto inventore titolare esclusivo dei diritti derivanti dal brevetto di cui è inventore o co-inventore. Egli può decidere di:
a) presentare domanda di brevetto a proprio nome, accollandosene tutti gli oneri e dando, nel minor tempo possibile, comunicazione scritta alla Commissione;
b) richiedere alla Commissione di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, riconoscendolo autore dell’opera.
2. Il personale tecnico o amministrativo inventore, per le invenzioni conseguite nell’ambito di attività di ricerca, è tenuto a depositare la domanda di brevetto a nome dell’Università, la quale gli riconoscerà un equo premio quantificato nei termini di cui all’art.10.
3. Il dipendente ha l'obbligo di agire con assoluta riservatezza per quel che concerne l’esito delle proprie ricerche, qualora suscettibili di tutela e di non divulgare l'invenzione e il relativo know how. Detti obblighi sono estesi ad ogni altro soggetto che collabori alle ricerche.

Art. 9 – Deposito da parte dell’inventore

1. Nel caso di presentazione della domanda di brevetto a nome proprio, l’inventore deve riconoscere all’Università una quota del 40% dei canoni o comunque dei proventi, derivanti dallo sfruttamento del brevetto stesso.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale per cause a loro imputabili, l'Università acquisisce automaticamente il diritto gratuito non esclusivo di sfruttare l'invenzione ed i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Art. 10 - Deposito da parte dell’Ateneo

1. Nel caso di deposito della domanda di brevetto a nome dell’Università, la stessa riconosce all'inventore/ri il 50% dei canoni o proventi derivanti dall'uso dell'invenzione al netto dei relativi oneri di tutela esclusi gli eventuali contributi di spesa già versati. Il dipendente inventore può rinunciare all’incasso di tale compenso a favore dell’accantonamento del medesimo nel proprio Fondo di ricerca.
2. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia iniziato lo sfruttamento commerciale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese per il mantenimento, la Commissione può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all’inventore, il quale potrà subentrare nella titolarità del brevetto previo il rimborso delle spese di registrazione dell’atto di cessione e della relativa trascrizione.

Art. 11 - Richiesta di brevettazione

1. La richiesta di brevettazione, composta da una Proposta di Tutela e, per i docenti e ricercatori, da una Proposta di contratto di cessione dei risultati della ricerca a favore dell’Università deve essere inoltrata alla Commissione.
2. La Proposta di Tutela deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla Commissione ed integrata da un commento analitico sulla Ricerca di anteriorità effettuata da PatLib.
3. La Proposta di Contratto di cessione dei risultati della ricerca, che ha efficacia dal momento della sottoscrizione per accettazione da parte del Rettore, che deve prevedere l’impegno dell’inventore a:
a) accettare quale trattamento economico le condizioni indicate all’art. 10;
b) non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto della domanda di brevetto per invenzione per un periodo di 18 mesi dalla data di deposito, ovvero 3 mesi qualora venga richiesta la pubblicazione anticipata;
c) favorire l’individuazione di opportunità di sfruttamento commerciale del brevetto;
d) cofinanziare il deposito in Italia e la richiesta del Rapporto di ricerca nel limite del 10% e partecipare alle spese di gestione del brevetto secondo le quote determinate dalla Commissione.
4. In caso di coinventori, il cofinanziamento si intende a parità di quote, salvo se diversamente pattuito tra gli stessi. Le risorse utilizzabili per il cofinanziamento possono derivare da fondi di ricerca, residui da conto terzi o risorse personali.
5. Nel caso in cui il brevetto porti a un ritorno economico superiore ai costi sostenuti, la quota di contribuzione sarà restituita all’inventore.

Art. 12 - Sfruttamento dell'invenzione

1. Qualora la Commissione decida di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Università, questa sarà tenuta ad attivarsi per il suo sfruttamento.
2. Nell'esercizio dell'attività negoziale di cui sopra incombe sul personale dell'Università l'onere di rispettare il regime di segreto da cui è coperta l'invenzione fino al momento in cui la domanda di deposito non diviene pubblica.
3. Nel caso di commercializzazione di una domanda di brevetto non ancora formalmente concesso, si dovranno prevedere specifiche clausole a tutela per l'Ateneo.

Art. 13 – Riparto dei proventi

1. Ferme restando le percentuali di riparto degli utili a favore dell’inventore/i, i compensi acquisiti dall’Università, al netto delle relative spese di gestione, sono assegnati nella misura del 50% alla/e Struttura/e di afferenza dell'inventore/i e nella restante parte all'Amministrazione Centrale.
2. L’Amministrazione Centrale destina la quota di propria pertinenza alla valorizzazione dei risultati della ricerca.
3. Le Strutture di afferenza possono destinare liberamente la quota di propria pertinenza.
4. Tale sistema di riparto dei compensi si applica anche al margine di guadagno percepito dalla vendita diretta dei beni contenenti l’invenzione e ai corrispettivi previsti nei contratti di cessione dei risultati della ricerca che prevedano un compenso legato alla brevettazione dei risultati stessi.

Art. 14 – Mantenimento ed estensione del brevetto

1. L’inventore deve trasmettere alla Commissione la richiesta motivata di mantenere o estendere il brevetto almeno 60 giorni prima della scadenza del termine ultimo per procedere. Se sono noti documenti anteriori alla data di primo deposito del brevetto che possono invalidarne, anche parzialmente, il contenuto del brevetto le motivazioni devono essere particolarmente puntuali, anche per gli aspetti tecnici, così da consentire la predisposizione delle risposte alle azioni ufficiali delle autorità brevettuali.
2. Gli inventori sono chiamati a contribuire alle spese in base ai criteri stabiliti nell’Allegato 1.
3. L’Allegato 1 al presente Regolamento è modificabile con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta della Commissione.
4. Il versamento della quota di contribuzione verrà richiesto annualmente. Qualora nel corso dell’anno le condizioni varino a favore dell’inventore, verrà richiesta la percentuale di contribuzione inferiore.

Titolo III
Invenzioni realizzate da soggetti non strutturati

Art. 15 - Obblighi e diritti di soggetti non strutturati

1. I soggetti non strutturati nell’Università che abbiano conseguito o abbiano contribuito al conseguimento di un risultato brevettabile in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti universitari sono riconosciuti inventori.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione il conseguimento dell'invenzione e di richiedere la tutela con le modalità dettate dall’art.11. Hanno altresì l'obbligo di non utilizzare e non divulgare l'invenzione mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche. Sono infine tenuti a rispettare le clausole inerenti alle invenzioni ed al know-how contenuti nel contratto che disciplina il loro rapporto con l'Università.
3. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Università, ferme le precisazioni di cui al successivo comma.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Commissione delibera di procedere alla brevettazione riconoscendo agli inventori, qualora non sia già previsto nel contratto un compenso per attività inventiva, un equo premio quantificato negli stessi termini previsti per il personale dipendente.
5. Nel caso di valutazione positiva della Proposta di deposito, il personale non strutturato è chiamato a partecipare alle spese nella stesse percentuali previste per il personale dipendente. Le percentuali di cofinanziamento di cui all’art.14 sono ridotte al 25% per studenti, specializzandi, dottorandi e assegnisti. Detta condizione di favore persiste sino ai due anni successivi al termine della qualifica.
5. In caso di accettazione della proposta, l'Università e l'inventore sottoscriveranno un contratto con cui l'inventore cede i diritti relativi all’invenzione all’Università e accetta come trattamento economico quanto definito in base alle condizioni indicate nel presente regolamento.

Titolo IV
Invenzioni realizzate nell’ambito di convenzione conto terzi

Art. 16 - Rapporti con terzi committenti

1. Qualora l’invenzione sia stata conseguita nell’ambito di attività di ricerca o di consulenze per conto terzi, il regime giuridico ed economico dell’invenzione viene stabilito in base ai termini del contratto.
2. I contratti per prestazioni a favore di terzi devono prevedere clausole concernenti i diritti di titolarità o contitolarità degli eventuali brevetti ovvero lo sfruttamento dei diritti esclusivi che dovessero scaturire dalle attività previste, fermo restando il riconoscimento all'inventore del diritto morale alla paternità dell'idea inventiva.
3. Nei contratti è necessario prevedere che il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all’equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o collaboratori. Il committente deve inoltre manlevare l’Università da eventuali richieste economiche da questi avanzate.

Titolo V
Disposizioni finali

Art. 17 - Disposizioni transitorie

1. Salvo diverso accordo tra l’Università e gli inventori ai procedimenti avviati al momento dell’entrata in vigore del presente regalmente, continuano applicarsi le precedenti disposizioni.
2. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni contenute nel Codice della Proprietà Intellettuale.